Zur markenmäßigen Benutzung

von Florian Daniel • 25.11.2010
Aufsatz | Markenrecht | Onlinerecht / IT-Recht | Wettbewerbsrecht

Markenmäßige Benutzung

Grundsätzlich verbietet § 14 Abs. 2 MarkenG jedem Dritten, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu benutzen, und zwar sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen. Der Begriff der „Benutzung für Waren oder Dienstleistungen“ bezeichnet hierbei die Verletzungshandlung der Handlungsform nach und stellt nach dem Tatbestandsmerkmal des geschäftlichen Verkehrs die zweite zentrale Anwendungsvoraussetzung für den markenrechtlichen Schutz dar, welcher große praktische Bedeutung zukommt (Ingerl/ Rohnke, Kommentar zum Markengesetz, 2. Auflage, München 2003, § 14 Rn. 63).

Da für eingetragene Marken der Begriff der Benutzung im Sinne von § 14 MarkenG durch die MarkenrechtsRL (MRRL) gemeinschaftsrechtlich vorgegeben ist, kommt ein unmittelbarer Rückgriff auf die frühere deutsche Rechtssprechung zum „zeichenmäßigen Gebrauch“ im Sinne des Warenzeichengesetzes (WZG) nicht in Betracht. Vielmehr gebietet es das Gebot richtlinienkonformer Auslegung, dass im Hinblick auf die Auslegung der Begrifflichkeit auf die gemeinschaftsrechtlich anerkannten Schutzinteressen des Markeninhabers und die daraus abgeleiteten Markenfunktionen abzustellen ist. Mithin setzt § 14 Abs. 2 MarkenG die Vorgaben des Art. 5 MRRL um. Eine Definition der Zeichenbenutzung im Sinne des Verletzungstatbestandes findet sich dort jedoch ebenso wenig wie in der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

1. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Im Einzelnen hat die bisherige Rechtsprechung des EuGH zu dieser Frage folgende Stationen durchlaufen, die wegen der besonderen Bedeutung des Benutzungsbegriffs vorab chronologisch dargestellt werden:

a) Die BMW-Entscheidung (EuGH, Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905)

L e i t s ä t z e :

1.

2. Die Benutzung einer Marke ohne Zustimmung des Inhabers zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass ein Unternehmer Waren dieser Marke instand setzt und wartet oder dass er Fachmann für solche Waren oder auf sie spezialisiert ist, ist unter Umständen, wie sie im Vorlagebeschluss wiedergegeben sind, eine Benutzung der Marke im Sinne des Art. 5 Abs. 1a) der Ersten Richtlinie 89/104.

3. Der Inhaber einer Marke kann einem Dritten nach den Art. 5 bis 7 der Ersten Richtlinie 89/104 die Benutzung dieser Marke zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass er Waren dieser Marke, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, instand setzt und wartet oder dass er auf den Verkauf, die Instandsetzung oder Wartung dieser Waren spezialisiert oder für diese Fachmann ist, nicht verbieten, sofern die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht.

Im BMW-Urteil (EuGH in GRUR Int. 1999, 438), seiner ersten Entscheidung zum Begriff der rechtsverletzenden Benutzung, hat der EuGH maßgeblich auf Art. 5 Abs. 5 MRRL abgestellt.
Danach soll entscheidend sein, „ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt werde, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolge“.
In dem Verfahren bejahte der EuGH eine markenmäßige Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL bei der streitgegenständlichen Werbeaussage einer KFZ-Werkstatt mit Gebrauchtwagenhandel („Fachmann für BMW“; „spezialisiert auf BMW“; „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen“) mit der Begründung, die verwendete Marke bezwecke die Herkunft der Waren zu bestimmen, die Gegenstand der angebotenen Dienstleistung seien. Die ggf. aufkommende Frage der „Erschöpfung“ (Art. 7 MRRL, § 24 MarkenG) oder der Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. c MRRL (§ 23 Nr. 3 MarkenG) sei der Frage der Benutzung nachgelagert, mithin ob eine Verletzung aufgrund zuvor genannter Vorschriften (Wiederverkauf = Erschöpfung; Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten = Ersatzteilgeschäft) nicht vorliege.

b) Das Toshiba-Urteil (EuGH, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945)

L e i t s ä t z e :

1. Nach Art. 2 Nr. 2a und Art. 3a Abs. 1 Buchst. C der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10.9.1984 über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.10.1997 geänderten Fassung liegt vergleichende Werbung, die eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften von Waren objektiv vergleicht, vor, wenn ein Anbieter von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für die Produkte eines Geräteherstellers in seinem Katalog die Artikelnummern (OEM-Nummern) angibt, die dieser für die von ihm selbst vertriebenen Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien verwendet.

2. Stellten Artikelnummern (OEM-Nummern) eines Geräteherstellers als solche Unterscheidungszeichen im Sinne des Art. 3a Abs. 1 Buchst. G der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung dar, ermöglicht es ihre Verwendung in den Katalogen eines konkurrierenden Anbieters diesem nur dann, ihren Ruf in unlauterer Weise auszunutzen, wenn ihre Angabe bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine Assoziation zwischen dem Hersteller, dessen Erzeugnisse als solche erkannt werden, und dem konkurrierenden Anbieter in der Weise hervorruft, dass diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Herstellers auf die Erzeugnisse des konkurrierenden Anbieters übertragen. Bei der Prüfung, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ist zu berücksichtigen, wie die beanstandete Werbung insgesamt präsentiert wird und an welche Verkehrskreise sie sich richtet.

In der Entscheidung Toshiba/ Katun (EuGH in GRUR Int. 2002, 50) ging es sodann um das Problem der vergleichenden Werbung. Bestätigt hat der EuGH hierbei jedoch nur, dass eine nicht zu beanstandende vergleichende Werbung auch keine Markenverletzung darstellen könne. Dies war jedoch auch vorher schon klar. Offen blieb hingegen, ob dies bedeuten soll, dass automatisch jede andere Verwendung fremder Marken in vergelichender Werbung eine rechtsverletzende Benutzung darstellt.

c) Das Hölterhoff- Urteil (EuGH, Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187)

L e i t s a t z :

Art. 5 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke nicht auf sein Ausschließlichkeitsrecht berufen kann, wenn ein Dritter im Rahmen eines Verkaufsgesprächs die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart und er das betreffende Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung der besonderen Eigenschaften der von ihm angebotenen Ware verwendet, so dass ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird.

Eine weiter Klärung des Begriffs der rechtsverletzenden Benutzung erhoffte man sich sodann von der Hölterhoff-Entscheidung des EuGH (EuGH in GRUR 2002, 692) über die vom OLG Düsseldorf vorgelegte Frage, ob die Verwendung einer fremden Marke zur Bezeichnung von Produkteigenschaften des unmißverständlich als eigenes angebotenen Produkts eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 MRRL darstellt (Vorlagebeschluss OLG Düsseldorf in WRP 2000, 316 – Sun Spirit). Der EuGH lehnte es jedoch ab, diesen speziell gelagerten Fall (Nachfrage eines über ein bestimmtes patentierte Schleifverfahren von Edelsteinen wissenden Kunden im Rahmen eines Verkaufsgesprächs) zum Anlass einer grundlegenden Begriffsklärung zu nehmen und beantwortete die weiter gefasste Vorlagefrage nur dahingehend, dass sich der Markenrechtsinhaber nicht auf sein Ausschließlichkeitsrecht berufen könne, „wenn ein Dritter im Rahmen eines Verkaufsgesprächs die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart und er das betreffende Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung der besonderen Eigenschaften der von ihm angebotenen Ware verwendet, so daß ausgeschlossen ist, daß die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefaßt wird“.
Der EuGH vermied es auch im Rahmen der Begründung das BMW-Urteil heranzuziehen. Stattdessen soll es nunmehr allein auf Art. 5 Abs. 1 MRRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) ankommen, und zwar darauf, ob die Verwendung der Marke im konkreten Fall „Interessen beeinträchtigt, deren Schutz Art. 5 Abs. 1 MRRL bezweckt“. Welche Interessen das sind, hielt der EuGH erstaunlicherweise nicht einmal für erwähnenswert. Er ließ lediglich erkennen, daß eine solche Interessenbeeinträchtigung jedenfalls dann zu verneinen ist, wenn aus der Sicht des Verkehrs ein Verständnis der verwendeten Marke als betriebliches Herkunftszeichen ausgeschlossen ist.

d) Das Arsenal Football Club – Urteil (EuGH, Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273)

Diesen Ansatz hat der EuGH sodann in seinem Fanartikel betreffenden Urteil „Arsenal“ (EuGH in WRP 2002, 1415) bestätigt und verallgemeinert. Nach der bisher wohl wichtigsten Entscheidung zum harmonisierten Benutzungsbegriff erfasst der Markenschutz nicht jede Benutzung im geschäftlichen Verkehr, sondern nur Handlungen, welche eine Beeinträchtigung der gemeinschaftsrechtlich anerkannten spezifischen Interessen eines Markeninhabers darstellen, weil „die Funktion der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern beeinträchtigen oder beeinträchtigen können“.
Hierbei wird die Herkunftsfunktion bereits beeinträchtigt, wenn die Benutzung auch nur „den Eindruck aufkommen läßt, daß eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber besteht“.
Insbesondere werde die Verletzung auch nicht durch einen aufklärenden Hinweis des Händlers zur Unterscheidung der Originalware ausgeschlossen.
Hierbei betonte der EuGH, dass das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers nur in den Grenzen des Art. 5 Abs. 1 bis 4 MRRL gerechtfertigt sei. Nicht verboten werden dürfe daher „bestimmte Benutzungen zu rein beschreibenden Zwecken“, die mangels Interessen- und Funktionsbeeinträchtigung keine Verletzung darstellten.

2. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)

Der BGH geht seit der BMW-Entscheidung davon aus, daß § 14 MarkenG eine markenmäßige Benutzung in dem Sinne voraussetzt, daß der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht (BGH in GRUR 2001, 158, 160 – Drei Streifen Kennzeichnung). Die Benutzung muß also „im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes (jedenfalls) auch der Unterscheidung der Waren/ Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen“ (BGH in GRUR 2002, 814, 815 – Festspielhaus).
Der BGH geht insoweit von einer extensiven Auslegung des Begriffs der markenmäßigen Benutzung durch den EuGH aus, ohne dies näher zu konkretisieren (BGH in WRP 2002, 547, 549 – Gerry/Kerry Spring).

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann also grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 – I ZR 22/04 – Pralinenform).

Eine konkrete Abgrenzung hat der BGH seit der BMW-Entscheidung bisher jedoch nur zu Bestimmungs- bzw. Ortsangaben und zum Verkehrsverständnis bei bildlichen Aufmachungselementen vorgenommen; nicht markenmäßig ist eine Verwendung als beschreibende Angabe oder „schmückendes Beiwerk oder bloßer Zierat“ (BGH in GRUR 2002, 809, 811 – Frühstücksdrink I; in GRUR 2002, 814 – Festspielhaus; in GRUR 2002, 171, 173 – Marlboro-Dach).


Florian Daniel

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